Vous avez déposé une demande d’enregistrement de marque et avez obtenu son enregistrement en passant avec succès l’examen par l’office de propriété industrielle tel que l’INPI et la phase d’opposition des tiers. Votre droit de marque est donc enregistré pour 10 ans et pourra être renouvelé pour une nouvelle période, et ce indéfiniment.
Néanmoins, ce droit n’est pas incontestable. Il peut être annulé en justice. En effet, la marque enregistrée est soumise au risque de nullité pour dégénérescence (A), pour défaut d’usage (B) ou pour contrefaçon (C), ainsi qu’au risque de nullité pour motifs absolus (D). Est-il possible d’éviter ces risques de nullité ?
A) Etre vigilant et mettre en place des services de surveillance de marque et d’utilisation de votre marque sera le premier conseil. Par ces surveillances, vous pourrez contester tout usage ou imitation de votre marque fait par des tiers non autorisé par vous dès qu’un tel usage aurait pour conséquence de copier, diluer ou dénaturer votre droit (la marque est devenue la désignation usuelle des produits et services enregistrés).
B) Ensuite, il convient d’exploiter la marque dans le commerce de manière sérieuse et continue sur le territoire pour lequel l’enregistrement a été obtenu. Pour opposer une telle exploitation et surmonter la déchéance pour défaut d’usage, nous vous conseillons de conserver toutes les preuves d’usage datées montrant la marque enregistrée (même si l’usage d’un signe modifié est parfois admis) en relation avec ses produits et services enregistrés et le titulaire inscrit au registre des marques (ce titulaire pouvant être le propriétaire ou le licencié autorisé). Ces documents seraient des factures détaillées, publicités, documents promotionnels, catalogues de vente, articles de presse, emballages…
C) Si vous avez effectué une recherche d’antériorités avant le dépôt de la marque, vous devriez avoir eu connaissance des risques de conflit avec des droits antérieurs. A défaut ou si vous avez décidé d’ignorer ces risques, les risques de porter atteinte à une marque antérieure et d’être touché par une action en contrefaçon existent. Pour surmonter ce risque, vous pourriez invoquer la forclusion par tolérance à la condition de pouvoir démontrer devant un juge que le titulaire de la marque antérieure connaissait l’existence de votre marque depuis plus de 5 ans et qu’il n’a pas agi en temps utiles. A moins d’avoir adressé un courrier par voie recommandée portant directement à la connaissance du tiers l’existence de votre marque, la preuve est difficile à apporter. Si votre marque a été intensément utilisée (chiffre d’affaires, investissement promotionnel important, articles de presse, sondage…), il est possible de supposer que ce tiers n’ait pu ignorer ou méconnaitre votre marque et qu’il soit forclos à agir contre votre marque. Une coexistence tacite des marques serait installée.
D) Enfin, la marque peut être annulée après son enregistrement, s’il est démontré que les conditions de protection de la marque au moment du dépôt ont été mal appréciées et n’étaient pas respectées. Ces motifs absolus de nullité peuvent être invoqués à tout moment et par toute personne intéressée pour absence de caractère distinctif et l’illicéité du signe déposé comme marque. Face à une telle action, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pourra être un moyen de surmonter ce grief. Face au motif de marque illicite, c’est-à-dire contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou portant atteinte aux emblèmes étatiques ou officiels, ou déceptive, les éléments de réponse pourront être difficiles à trouver.
En conclusion, le droit de marque enregistré ne confère pas un monopole et n’est pas ad vitam æternam. La marque doit vivre et être valorisée afin de la maintenir en vigueur et constituer un actif opposable et fort.