BREXIT – 31/01/2020
QUE FAIRE AVANT ET APRES ?
Un accord sur le Brexit a été conclu en principe avec l’Union Européenne (UE). Le Royaume-Uni et l’UE doivent approuver et signer l’accord de retrait.
Mais le Royaume-Uni pourrait quitter l’UE sans accord si l’accord de retrait n’est pas approuvé avant le 31/01/2020, ou à la fin d’une période de transition. A ce jour, aucun accord n’est intervenu. Le gouvernement britannique reste rassurant en annonçant des mesures qui seront prises pour éviter la perte de droits de propriété industrielle.
Par conséquent, nous souhaitons attirer votre attention sur les conséquences à envisager en cas de sortie sans accord le 31/01/2020 pour vos marques, dessins et modèles de l’EU, et vos noms de domaine en .eu.
Pour les marques et modèles de l’Union Européenne enregistrés
Le gouvernement britannique confirme que les droits de marques et modèles enregistrés de l’UE continueront à être protégés et à produire des effets au Royaume-Uni par un droit équivalent de marques ou de modèles enregistrés au Royaume-Uni. Cette conversion sera automatique et sans frais. Toutefois, aucun certificat d’enregistrement ne sera délivré, le droit apparaitra sur les bases de données de l’UKIPO.
Les titulaires de marques et modèles enregistrés de l’UE disposeront d’un droit national au Royaume-Uni équivalent (même date de dépôt, de priorité et d’anciennetés), qui entrera en vigueur à compter de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Ce nouveau droit au Royaume-Uni devrait être soumis à un examen administratif allégé. Ce droit aura les mêmes effets qu’un droit national déposé et enregistré directement au Royaume-Uni.
Pour les renouvellements des droits de l’UE expirant d’ici le 31/07/2020 (6 mois après le Brexit), il sera nécessaire d’acquitter une taxe de renouvellement au Royaume-Uni et ce même si le droit de l’UE a été renouvelé dans les 6 mois avant le Brexit.
Pour les demandes de marques et modèles de l’Union Européenne non encore enregistrées
Après le Brexit, les déposants de demandes d’enregistrement de marques et modèles de l’UE toujours en cours de procédure pourront redéposer au Royaume-Uni un droit équivalent, en application du droit national.
Ainsi, pendant une période de 9 mois à compter du Brexit, le gouvernement britannique reconnaitra les dates de dépôt et de revendication de priorité et les anciennetés anglaises inscrites dans les demandes de l’UE correspondantes. Les déposants souhaitant bénéficier de cette option devront acquitter les taxes prévues pour le dépôt d’un droit national au Royaume-Uni.
Cette procédure de re-dépôt vaut également pour les dessins et modèles de l’UE dont la publication a été ajournée. Si au jour du Brexit, la publication n’a pas été requise et acquittée auprès de l’EUIPO et les dessins et modèles ne sont pas enregistrés, la conversion automatique en droit national britannique ne s’appliquera pas. Ils devront être redéposés au Royaume-Uni dans le délai de 9 mois susvisé.
Pour les marques et modèles internationaux désignant l’Union Européenne
Les dispositions énoncées ci-dessus s’appliqueront aux marques internationales et modèles internationaux désignant l’UE déposés auprès de l’OMPI (système Madrid et système de La Haye). Ces droits pourront ainsi continuer de produire leurs effets au Royaume-Uni dans les conditions ci-dessus exposées en fonction de leur statut : enregistré ou en cours de procédure (non enregistré).
Pour les dessins et modèles non enregistrés de l’Union Européenne
Le gouvernement britannique assure que tous les modèles de l’UE non enregistrés à la date de sortie du Royaume-Uni continueront d’être protégés au Royaume-Uni pour la période restant de protection de ces droits. Il va créer un nouveau dessin et modèle non enregistré national à la lumière du dessin et modèle non enregistré de l’UE. Ainsi, les dessins et modèles divulgués après le Brexit seront automatiquement protégés au Royaume-Uni par un « dessin et modèle supplémentaire non enregistré ».
Les dessins et modèles non enregistrés au Royaume-Uni existant au jour du Brexit continueront donc de produire leurs effets et les dessins et modèles non enregistrés révélés pour la première fois au Royaume-Uni seront protégés par le nouveau droit britannique prévu pour les dessins et modèles non enregistrés. Le Royaume-Uni prévoit d’amender son droit national à cet effet.
Les licences et cessions de marques
Sous toutes réserves, les licences inscrites pour une marque de l’UE devrait produire leurs effets après le Brexit au Royaume-Uni sur le droit équivalent créé, à défaut de nouvelles inscriptions pourraient être nécessaires. Il est important de vérifier dans les contrats de licences les droits attribués au licencié et en particulier les territoires sur lesquels il aurait un droit à agir.
Si une cession d’une marque de l’UE n’a pas été inscrite sur le registre de l’EUIPO avant le Brexit, le droit équivalent crée au Royaume-Uni sera enregistré au nom du cédant et non au nom du cessionnaire. Les parties auront toutefois le droit de demander l’enregistrement du droit équivalent au nom du cessionnaire.
Pour les noms de domaine .eu
La Commission Européenne a communiqué sur le sort des noms de domaine en .eu après le Brexit :
« les organisations établies au Royaume-Uni mais non dans l’Union européenne, ainsi que les personnes physiques qui résident au sein du Royaume-Uni ne seront plus éligibles à l’enregistrement de noms de domaine en .eu ou, s’ils détiennent des noms de domaine en .eu, au renouvellement de noms de domaine enregistrés avant la date de sortie du Royaume-Uni».
Pour maintenir leurs noms de domaine en .eu , les titulaires établis au Royaume-Uni devront transférer ces derniers à un établissement ayant son adresse en UE. Sinon, de nouveaux noms de domaine sous extensions nationales européennes ccTLD devront être enregistrés s’ils sont disponibles.
Que devez-vous faire ?
Nous vous recommandons fortement d’analyser votre portefeuille de droits de l’Union Européenne afin de déterminer, pour chaque droit de marque ou modèle industriel, l’importance du marché britannique.
Si le Royaume-Uni représente un marché important (chiffre d’affaires, distribution, fabrication, concurrence, litiges, etc.), nous vous invitons avant le Brexit à :
– vérifier la portée des licences et de s’assurer qu’elles ont été inscrites auprès de l’EUIPO
– transférer vos noms de domaine .eu à des filiales ou des établissements siégeant en UE, si ces derniers sont au nom d’une entité britannique.
Si le marché britannique n’est pas important ou si un accord de coexistence ou de licence vous empêche d’y exploiter votre marque ou modèle, la reconnaissance de vos droits au Royaume-Uni n’est pas obligatoire et vous aurez la possibilité de la refuser par une procédure dite « d’opt-out ».
Pour toutes questions ou démarches pour préserver vos droits au Royaume-Uni, merci de nous contacter à l’adresse suivante : paris@argyma.com
ARGYMARK 09/12/2019
Source https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-brexit